Наши посты
ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ВЫДАЧИ ПАТЕНТА. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
АННОТАЦИЯ. Анализируются изменения российского законодательства в области защиты нарушенных или оспоренных патентных прав. Обсуждается влияние изменений законодательства на стратегию подачи и рассмотрения возражений против выдачи патентов на объекты промышленной собственности.
Профессиональная деятельность авторов статьи относится к области патентного права и связана с определением правомерности выдачи охранных документов на объекты промышленной собственности. Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом. Эта норма содержится в пункте 1 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).
Вместе с тем, в Российской Федерации (далее - РФ) судебное рассмотрение спора предваряется этапом административного рассмотрения правомерности выдачи Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) охранных документов. Возражение против выдачи патента или свидетельства подаётся в Палату по патентным спорам (далее ППС), являющуюся структурным подразделением Федерального института промышленной собственности Роспатента. По результатам рассмотрения возражения составляется заключение коллегии ППС. На основании подготовленного заключения принимается решение об аннулировании патента или оставлении его в силе. Решение, в виде нормативного акта, утверждается руководителем Роспатента. Принятый нормативный акт может быть оспорен в судебном порядке. Оспаривание принятого Роспатентом нормативного акта осуществляется в специализированном суде - Суде по интеллектуальным правам (далее - СИП). СИП является судом первой инстанции. Апелляционной инстанцией является Президиум СИП, а кассационной - Верховный суд РФ.
В прошлом году произошли два события, изменившие в текущем 2025 году нашу стратегию подачи и рассмотрения возражений против выдачи патентов.
Во-первых, Федеральным законом от 30.01.2024 № 4-ФЗ «О внесении изменения в статью 1248 ГК РФ» пункт 2 названной статьи дополнен абзацем следующего содержания:
В случае рассмотрения спора в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, расходы стороны спора, связанные с соблюдением такого порядка, подлежат возмещению стороне спора, в чью пользу федеральным органом исполнительной власти принято решение, другой стороной спора. Указанные расходы состоят из патентных и иных пошлин, а также издержек, включающих в себя денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату в разумных пределах услуг патентных поверенных, адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные в связи с рассмотрением спора. В случае, если по результатам рассмотрения спора принято решение о частичном удовлетворении требований, расходы подлежат возмещению стороне спора пропорционально объему удовлетворенных требований.
Изменение содержания пункта 2 статьи 1248 ГК РФ означает, что в случае оспаривания в суде первой инстанции нормативного акта, принятого Роспатентом, в состав расходов, понесенных в связи с рассмотрением спора в СИП, включаются расходы, понесенные и на этапе административного рассмотрения. Другими словами, обращение в СИП сопряжено с дополнительным риском увеличения суммы возмещения судебных расходов (см. Кейс 1).
Кейс 1. По результатам рассмотрения спора о правомерности выдачи патента РФ № 2645745 на изобретение в состав судебных издержек были включены расходы, понесённые как на этапе судебного рассмотрения спора, так и расходы, понесённые на этапе административного рассмотрения. Определением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2025 выделено в отдельное производство требование о взыскании расходов, понесённых при рассмотрении Роспатентом возражения против выдачи патента РФ №2645745 на изобретение (дело № СИП-400/2023). Дело по вышеуказанному требованию передано на рассмотрение в качестве суда первой инстанции в Арбитражный суд Нижегородской области по местонахождению ответчика (дело № А43-5435/2025). В итоге расходы в размере 100 тысяч рублей, понесённые на этапе судебного рассмотрения спора, были дополнены расходами в размере 330 тысяч рублей, понесёнными на этапе административного рассмотрения.
Во-вторых, в 2024 году в Налоговый кодекс РФ (далее - НК РФ) внесены изменения в части увеличения размеров государственных пошлин. В настоящее время государственная пошлина, уплачиваемая организациями при подаче заявления об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав (в том числе и Роспатента), составляет 60 тысяч рублей (пункт 5 статьи 333.21 НК РФ).
Для справки. Размер пошлины, взимаемой Роспатентом на стадии административного рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, составляет 7 тысяч рублей за каждый независимый пункт формулы изобретения.
Эти два события, а также судебная статистика побудили нас изменить стратегию обжалования патентов конкурентов и защиты от нападений на патенты наших клиентов.
Статистические данные по оспариванию нормативных актов Роспатента за 2024 год и первую половину 2025 года, размещенные на сайте СИП, свидетельствуют о том, что в суде первой инстанции, каждые пять из шести рассматриваемых судом споров, разрешаются в пользу Роспатента.
Учитывая существенную разницу в размерах пошлин административного и судебного этапов и то, что большая часть решений Роспатента признаются СИП обоснованными, экономически целесообразно добиваться требуемого решения на стадии административного рассмотрения в Роспатенте.
Этот вывод подкрепляется имеющейся возможностью подавать возражение против выдачи конкретного патента сколь угодно раз в течение срока его действия. Подавать возражение против выдачи патента может любое лицо. Существует возможность оспаривания патента и после окончания срока его действия. В этом случае возражение может быть подано только заинтересованным лицом (см кейс 2).
Кейс 2. Возражение против выдачи патента № 87661 подавалось дважды. Патент РФ № 87661 на полезную модель действовал с 28.04.2009 по 28.04.2019 год. Первое возражение подано 23.07.2017 в период действия патента. Второе возражение против выдачи патента подано заинтересованным юридическим лицом после окончания срока его действия 04.03.2024 года. Как в первом, так и во втором случае Роспатентом не выявлено оснований для аннулирования патента.
Существенная разница в размере пошлин стимулирует к всестороннему рассмотрению правомерности выдачи патента именно на административной стадии. Учитывая, что на этапе административного рассмотрения не запрещается представлять дополнительные источники информации, поддерживающие доводы лица, подавшего возражение, у вас имеется отличная возможность отшлифовать все свои доводы и сформировать доказательную базу единожды уплатив небольшую пошлину (см. кейс 3).
Кейс 3. Возражение, поданное против выдачи патента РФ № 2444348 на изобретение содержало 8 источников информации. Этап административного рассмотрения возражения продолжался около двух лет, состоялось более 10 заседаний коллегии ППС. В ходе заседаний проанализировано соответствие изобретения всем условиям патентоспособности с привлечением более тридцати источников информации.
Анализ дел, находящихся в нашем портфеле, позволяет сделать вывод, что экономически целесообразно провести всю подготовительную работу по формированию доказательной базы, шлифовке аргументов на этапе административного рассмотрения спора. На этом же этапе целесообразно сформировать комплект финансовых документов, подтверждающих ваши издержки, связанные с рассмотрением спора.
Вполне вероятно, что сумма ваших издержек, накопленных на административном этапе, своевременно озвученная оппоненту, подействует отрезвляюще и предотвратит переход спора на следующий этап.
Профессиональная деятельность авторов статьи относится к области патентного права и связана с определением правомерности выдачи охранных документов на объекты промышленной собственности. Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом. Эта норма содержится в пункте 1 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).
Вместе с тем, в Российской Федерации (далее - РФ) судебное рассмотрение спора предваряется этапом административного рассмотрения правомерности выдачи Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) охранных документов. Возражение против выдачи патента или свидетельства подаётся в Палату по патентным спорам (далее ППС), являющуюся структурным подразделением Федерального института промышленной собственности Роспатента. По результатам рассмотрения возражения составляется заключение коллегии ППС. На основании подготовленного заключения принимается решение об аннулировании патента или оставлении его в силе. Решение, в виде нормативного акта, утверждается руководителем Роспатента. Принятый нормативный акт может быть оспорен в судебном порядке. Оспаривание принятого Роспатентом нормативного акта осуществляется в специализированном суде - Суде по интеллектуальным правам (далее - СИП). СИП является судом первой инстанции. Апелляционной инстанцией является Президиум СИП, а кассационной - Верховный суд РФ.
В прошлом году произошли два события, изменившие в текущем 2025 году нашу стратегию подачи и рассмотрения возражений против выдачи патентов.
Во-первых, Федеральным законом от 30.01.2024 № 4-ФЗ «О внесении изменения в статью 1248 ГК РФ» пункт 2 названной статьи дополнен абзацем следующего содержания:
В случае рассмотрения спора в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, расходы стороны спора, связанные с соблюдением такого порядка, подлежат возмещению стороне спора, в чью пользу федеральным органом исполнительной власти принято решение, другой стороной спора. Указанные расходы состоят из патентных и иных пошлин, а также издержек, включающих в себя денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату в разумных пределах услуг патентных поверенных, адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные в связи с рассмотрением спора. В случае, если по результатам рассмотрения спора принято решение о частичном удовлетворении требований, расходы подлежат возмещению стороне спора пропорционально объему удовлетворенных требований.
Изменение содержания пункта 2 статьи 1248 ГК РФ означает, что в случае оспаривания в суде первой инстанции нормативного акта, принятого Роспатентом, в состав расходов, понесенных в связи с рассмотрением спора в СИП, включаются расходы, понесенные и на этапе административного рассмотрения. Другими словами, обращение в СИП сопряжено с дополнительным риском увеличения суммы возмещения судебных расходов (см. Кейс 1).
Кейс 1. По результатам рассмотрения спора о правомерности выдачи патента РФ № 2645745 на изобретение в состав судебных издержек были включены расходы, понесённые как на этапе судебного рассмотрения спора, так и расходы, понесённые на этапе административного рассмотрения. Определением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2025 выделено в отдельное производство требование о взыскании расходов, понесённых при рассмотрении Роспатентом возражения против выдачи патента РФ №2645745 на изобретение (дело № СИП-400/2023). Дело по вышеуказанному требованию передано на рассмотрение в качестве суда первой инстанции в Арбитражный суд Нижегородской области по местонахождению ответчика (дело № А43-5435/2025). В итоге расходы в размере 100 тысяч рублей, понесённые на этапе судебного рассмотрения спора, были дополнены расходами в размере 330 тысяч рублей, понесёнными на этапе административного рассмотрения.
Во-вторых, в 2024 году в Налоговый кодекс РФ (далее - НК РФ) внесены изменения в части увеличения размеров государственных пошлин. В настоящее время государственная пошлина, уплачиваемая организациями при подаче заявления об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав (в том числе и Роспатента), составляет 60 тысяч рублей (пункт 5 статьи 333.21 НК РФ).
Для справки. Размер пошлины, взимаемой Роспатентом на стадии административного рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, составляет 7 тысяч рублей за каждый независимый пункт формулы изобретения.
Эти два события, а также судебная статистика побудили нас изменить стратегию обжалования патентов конкурентов и защиты от нападений на патенты наших клиентов.
Статистические данные по оспариванию нормативных актов Роспатента за 2024 год и первую половину 2025 года, размещенные на сайте СИП, свидетельствуют о том, что в суде первой инстанции, каждые пять из шести рассматриваемых судом споров, разрешаются в пользу Роспатента.
Учитывая существенную разницу в размерах пошлин административного и судебного этапов и то, что большая часть решений Роспатента признаются СИП обоснованными, экономически целесообразно добиваться требуемого решения на стадии административного рассмотрения в Роспатенте.
Этот вывод подкрепляется имеющейся возможностью подавать возражение против выдачи конкретного патента сколь угодно раз в течение срока его действия. Подавать возражение против выдачи патента может любое лицо. Существует возможность оспаривания патента и после окончания срока его действия. В этом случае возражение может быть подано только заинтересованным лицом (см кейс 2).
Кейс 2. Возражение против выдачи патента № 87661 подавалось дважды. Патент РФ № 87661 на полезную модель действовал с 28.04.2009 по 28.04.2019 год. Первое возражение подано 23.07.2017 в период действия патента. Второе возражение против выдачи патента подано заинтересованным юридическим лицом после окончания срока его действия 04.03.2024 года. Как в первом, так и во втором случае Роспатентом не выявлено оснований для аннулирования патента.
Существенная разница в размере пошлин стимулирует к всестороннему рассмотрению правомерности выдачи патента именно на административной стадии. Учитывая, что на этапе административного рассмотрения не запрещается представлять дополнительные источники информации, поддерживающие доводы лица, подавшего возражение, у вас имеется отличная возможность отшлифовать все свои доводы и сформировать доказательную базу единожды уплатив небольшую пошлину (см. кейс 3).
Кейс 3. Возражение, поданное против выдачи патента РФ № 2444348 на изобретение содержало 8 источников информации. Этап административного рассмотрения возражения продолжался около двух лет, состоялось более 10 заседаний коллегии ППС. В ходе заседаний проанализировано соответствие изобретения всем условиям патентоспособности с привлечением более тридцати источников информации.
Анализ дел, находящихся в нашем портфеле, позволяет сделать вывод, что экономически целесообразно провести всю подготовительную работу по формированию доказательной базы, шлифовке аргументов на этапе административного рассмотрения спора. На этом же этапе целесообразно сформировать комплект финансовых документов, подтверждающих ваши издержки, связанные с рассмотрением спора.
Вполне вероятно, что сумма ваших издержек, накопленных на административном этапе, своевременно озвученная оппоненту, подействует отрезвляюще и предотвратит переход спора на следующий этап.
Автор: Мурашев Петр Михайлович, соавтор: Фадеева Анна Викторовна.
Наши посты
